東京高等裁判所 昭和４５年（行ケ）７６号 判決 1973年1月23日
（アメリカ合衆国）
原告
カルゴン・コーポレイション
右代表者
ジェイムス・ケイ・エヴアーハルト・ジュニアー
右訴訟代理人弁護士
久保田穣
柳原勝也
鎌田隆
被告
特許庁長官
三宅幸夫
右指定代理人
戸引正雄
外一名
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告のための附加期間を九〇日とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判<略>
第二 請求原因
一、特許庁における手続の経緯
原告は一九六〇年（昭和三五年）七月一一日アメリカ合衆国にした特許出願に基づく優先権を主張して昭和三六年七月四日「冷凍の魚切身の解氷滴を防止する方法」という名称の発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願したが、昭和三八年九月一〇日拒絶査定を受けたので、同年一二月二日審判を請求した（昭和三八年審判第五四二六号）。特許庁は右審判事件につき昭和四五年三月一九日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年四月一八日原告に送達された（出訴期間として三ケ月附加。）。
二、本願発明の特許請求の範囲
魚を切身にし、この切身に約一対一から二対一までのH2O対H2O5のモル比の分子的に脱水されたリン酸のナトリウム塩またはカリウム塩もしくはこれと食塩の混合物の水溶液を付与し、次いでこの切身を冷凍結させ、かくしてこの冷凍切身を油揚その他の調理に付与するときいわゆる「解氷滴」として知られている解氷による魚肉の水分損失を防止するようにしたことを特徴とする冷凍の魚の切身の解氷滴防止方法。
三、審決理由の要点。
本願発明の要旨は前項掲記の特許請求の範囲のとおりである。
昭和三五年三月二八日出願にかかる第三〇七二一七号特許の発明（以下「先願発明」という。）の要旨および特許請求の範囲は、「サバ、サンマ、イワシ、マグロ等の所謂赤身の魚をねり製品原料として、冷蔵、冷凍貯蔵するに当り、これら魚類の死後硬直終了前に縮合リン酸塩処理を行うことを特徴とする魚の処理法」である。
本願発明と先願発明とを比較すると、両者は生魚を冷凍結するに先立ち縮合リン酸塩（ポリリン酸のナトリウムまたはカリウムの塩）で処理する魚の処理法という大綱において一致し、次の諸点を問題点として指摘できる。(1)本願発明は魚の切身を被処理対象とするのに対し、先願発明では「サバ、サンマ、イワシ、マグロ等の所謂赤身の魚」を対象とする点、(2)本願発明ではリン酸塩処理が魚体を切身にした後であるのに対し、先願発明では魚の「死後硬直終了前」である点、(3)本願発明では調理時解氷による魚肉の水分損失を防止することが目的（作用効果）となつているのに対し、先願発明では解氷後ねり製品を製造するに当り足の強い生地を得ることが目的（作用効果）となつている点。
しかし、右の(1)の点については、先願発明では切解しない全魚体を対象とするのか切身を対象とするのか明瞭でないが、サバ、マグロなどの大型魚類をも対象としていること、先願発明の明細書に「魚体又は魚肉の処理法の数例」と記載されていること、練り製品は必ずしも冷凍した全魚体を原料とするとは限らないことからみて、先願発明も切身を対象として含むものと認めるのが相当である。なお、本願発明の対象から赤身の魚を排除すべき理由はない。右(2)の点については、原告（審判請求人）は、先願発明では「死後硬直終了前」にリン酸塩処理するのに対し、一般に死後硬直後の魚体を切身にするのが普通であるから、本願発明のリン酸塩処理は死後硬直後であると解すべきである、と主張するが、魚の処理加工特に冷凍はなるべく新鮮なうちに行うのを可とするから、本願発明において積極的に死後硬直終了を待つて切身としリン酸塩処理を行うことを必要とする特段の事由は見出せない。したがつて、本願発明においても魚の死後硬直終了前に魚体を切身としてリン酸塩処理を行うことを妨げないものと解する。右(3)の点については、本願発明と先願発明の作用効果が一見異るようにみえるが、それは観点が多少異なるだけであり、要は縮合リン酸塩処理による鮮度の保持（鮮度劣化の防止）に帰着するから、実質上はなんら異なる点はない。何故ならば、同一魚種では鮮度がよい程「足」が強いことは周知であるし、解氷によつて魚肉に含まれる水分が損失すればこのこと自体冷凍魚の鮮度劣化にほかならないからである。
以上のとおりであるから、本願発明と先願発明とは、生魚を冷凍結するに先立ち縮合リン酸塩で処理し、その鮮度を保持して爾後の加工処理に便益を得るというその骨子とする発明思想においてなんら択ぶところがない。したがつて、本願発明は先願発明と同一に帰着するから、特許法第三九条第一項によつてこれを特許することができない。<後略>
理由
<前略>
本願発明の目的が「冷凍魚の解氷滴損失の防止、すなわち解氷時におけるミオシン区蛋白質およびミオゲン類蛋白質等の栄養分の損失防止」であり、先願発明の目的が「赤身の魚のミオシン区蛋白質の変性の抑制によるねり製品の弾力性の保持」であることは当事者間に争いがないから、両発明は目的を異にすることが明らかである。
そこで、両発明が目的を異にすることだけで直ちに両発明が別発明であるとすることができるかどうかについて次に判断する。この点につき原告は、発明は目的（課題）、構成、作用効果から成るから、そのいずれか一つが異なれば、二個の発明は同一発明とはいえない旨主張する。しかし、発明が目的、構成、作用効果から成ることは原告主張のとおりであるとしても、特許法第三九条第一項の立法趣旨が重複特許の排除にあることに照らせば、二個の発明が別発明であるとするためには、両発明の異なることが客観的に識別されうるものでなければならないことが明らかであるから、発明の同一性の有無を判断する基準は右の観点からこれを選ばなければならない。そうだとすると、発明の構成は発明を客観的に表現したものであるから、これを基準として発明の同一性の有無を定めることができる。すなわち、両発明の構成が全面的に一致し、または両者に広狭の差があるだけで部分的に牴触する場合は、構成の面から客観的に両発明を別個のものと識別することはできないのであるから、両者は同一発明であり、また両発明の構成が異なり互いに牴触しない場合は、これによつて両発明の異なることを客観的に識別することができるから、両発明は別発明であることが明らかである。これに対し、発明の目的は発明者の主観的意図であり、作用効果は本来客観的なものであるが、明細書に記載された作用効果は、発明者が認識したもの、または目的との関係で必要と考えたものだけに限られ、これまた主観的なものに過ぎないから、かような発明の目的または明細書記載の作用効果を基準として両発明の同一性の有無を定めることは許さるべきではないといわねばならない。しかも両発明の目的または明細書記載の作用効果がたとい異つていても、両発明の構成が全面的に一致するか部分的に牴触する場合には、両発明は同一の作用効果を生ずるはずであり、ひいては両発明は客観的には同一の目的を達成するものともいいうるから、かような場合に、ただ単に主観的な目的ないし明細書記載の作用効果が異なることの故をもつて、両発明を別個のものとすることの不当なことは明らかなところであろう。以上の次第で、本願発明と先願発明が目的を異にしていても、それだけでは両発明が別発明であるとすることはできない。よつて次に、両発明の構成が全面的に一致しまたは部分的に牴触するか否かを検討することとする。
本願発明の特許請求の範囲記載の「約一対一から二対一までのH2O対H2O5のモル比の分子的に脱水されたリン酸のナトリウム塩またはカリウム塩もしくはこれと食塩の混合物を付与し」という構成が先願発明の特許請求の範囲記載の「縮合リン酸塩処理を行う」という構成と同一であることは当事者間に争いがない。本願発明の構成要件は
1 魚の切身に
2 冷凍結前に
3 縮合リン酸塩処理を行う
ことであり、対象魚の種類に限定はないことが認められる。原告は、本願発明は右1ないし3のほかに、死後硬直終了後に縮合リン酸塩処理を行うことを構成要件とするものである旨主張する。しかし、前示当事者間に争いのない本願発明の特許請求の範囲にはその旨の記載のないことが明らかであり、前記甲第二号証によれば、明細書の発明の詳細な説明の項にも魚の死後硬直終了と縮合リン酸塩処理を行う時期との関係については何も記載がないことが認められるので、原告主張の右事項が本願発明の構成要件であると認めることはできない。原告は右主張を理由づける事情として、魚を切身にするのは死後硬直終了後であるのが通常である旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠は全くないのみならず、<書証>によれば、魚の死後硬直は漁獲後三〇分ないし三時間からはじまり、一〇ないし四〇時間続くこと、死後硬直終了後は魚肉の自己消化がはじまり、これを冷凍しても融解後に自己消化が一層速やかに起り、鮮度が著しく低下することが認められ、右の事実は本願優先権主張日である昭和三五年七月一一日前においても当業者間に周知であつたものと推認されるので、右年月日前当業者が魚を切身にしこれを冷凍結するのはいずれも死後硬直終了前であるのが通常であつたことがうかがわれる。したがつて、原告の右主張は採用の限りではない。
一方、先願発明の構成要件は
1 赤身の魚に
2 魚の死後硬直終了前に
3 縮合リン酸塩処理を行う
ことであることが認められる。原告は、右1ないし3のほかに、魚の全身に（切身としないで）縮合リン酸塩処理を行うことが先願発明の構成要件である、と主張する。しかし、先願発明の特許請求の範囲にはその旨の記載がないことが明らかであり、明細書の発明の詳細な説明の項にも縮合リン酸塩処理を行う時点の魚の形態を限定していると解すべき記載はないことが認められる。もつとも、右発明の詳細な説明の項に、実施例としてイワシおよびサンマについて原告主張の各記載があることは認められるが、同時に先願発明の対象魚種にはイワシ、サンマのほかにマグロ、カツオ、サバが含まれる旨の記載および縮合リン酸塩処理法の説明として、「魚体又は魚肉の処理法の数例」および「縮合リン酸塩水溶液の魚体又は魚肉への注入」との記載があることが認められる。そうだすると、原告主張の右各実施例はたまたまイワシ、サンマのような小型魚類を対象としたため全身に縮合リン酸塩処理を行つたに過ぎず、マグロ、カツオ等の大型魚類を対象として先願発明を実施する場合には「魚肉」すなわち切身としたうえで縮合リン酸塩処理を行うことを妨げない趣旨であることが明らかであるから、原告主張の右各実施例の記載が縮合リン酸塩処理時点における魚の形態を全身に限定したものであるとはとうてい認めることができない。したがつて、他に特段の事情の主張がない本件では、原告の右主張は採用の限りではない。
以上に認定した本願発明および先願発明の各構成要件を対比すれば、両発明は、赤身の魚の切身に、死後硬直終了前に縮合リン酸塩処理を行う範囲において互いに牴触することが明らかであるから、両発明が異なることを客観的に識別することは不可能である。したがつて、両発明を同一発明であるとし、特許法第三九条第一項により本願発明を特許することができないとした審決の結論は正当であり、審決には原告主張の違法はない。
よつて、原告の請求を棄却することとし、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第一五八条第二項を適用して主文のとおり判決する。
（青木義人 滝川叡一 宇野栄一郎）